Es sabido por quienes trabajamos tiempo completo en temas vinculados a la propiedad intelectual, que ocurre a menudo el hecho de que dos empresas logran un acuerdo comercial para la convivencia pacífica de dos marcas homónimas en el mercado.

Mediante estos acuerdos ambas partes se comprometen a no oponerse a los registros marcarios en el ámbito de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, ni a la comercialización de los productos de una y otra.

Pero este acuerdo, válido entre las partes, no tendrá siempre la “eficacia” esperada (claro está, que sólo obliga a las partes en cuestión).

Sucede a menudo que la Oficina de Marcas, desestima el registro de una marca debido a la existencia de una marca idéntica o similar. Y lo hace conforme a Derecho.

La Oficina de Marcas podrá oponerse de oficio, según lo dispuesto en los artículos 6 y 21 de la Ley 17.011.

El artículo 6º refiere a que las marcas “deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión…” Por su parte, el artículo 21 habilita a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a “oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º (…) en defensa de los derechos del consumidor”

El punto radica esencialmente en la contraposición entre dos derechos. Por un lado, la libertad de dos empresas de celebrar acuerdos comerciales otorgándose recíprocas concesiones; y por otro lado, la debida protección o defensa del consumidor medio, el cual, podría verse confundido entre dos productos identificados con marcas similares.

¿Puede oponerse frente a la Oficina el acuerdo celebrado entre la empresa titular de la marca registrada y la titular de la marca solicitada? ¿Qué tan eficaz podrá resultar dicha prueba?

El titular de la marca solicitada podrá perfectamente presentar el acuerdo (debidamente legalizado si viene del extranjero y certificado). Podrá presentar también una carta de consentimiento de la titular de la marca registrada en la que se autoriza expresamente el registro de la solicitada. Podrá presentar cualquier tipo de documento que acredite un permiso o autorización para el registro de la pretendida marca. Pero aun así, no asegurará el éxito del mismo.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no se encuentra obligada a actuar conforme a la voluntad de las partes en cuestión. El acuerdo comercial que vincula a las partes no lo hace a la Oficina.

La DNPI aducirá la defensa del consumidor para desestimar el registro de la marca solicitada. Concluirá que ambas marcas son “confundibles” y que el consumidor común podrá creer que está consumiendo una marca proveniente de una determinada empresa o de un determinado productor, etc., cuando en realidad estará consumiendo un producto de otro titular.

Podríamos discutir si la defensa del consumidor se encuentra o no dentro de los cometidos de esta Dirección. No entraré en este tema. Intentaré ser más pragmático:

¿Consigue la DNPI el resultado buscado? ¿Tiene un efecto protector del consumidor esta postura?

Me pregunto qué ocurriría si la solicitante desiste (no recurre la resolución desestimatoria) y decide poner en el mercado de todas formas el producto. Y la respuesta es: probablemente nada. Quien podría oponerse es la titular de la marca registrada. Pero resulta que ambas se encuentran vinculadas por un contrato comercial de pacífica convivencia, por lo que seguramente no accionará. Y si lo hiciere, estaría incumpliendo el acuerdo.

Por lo tanto, el producto saldrá de todas formas al mercado y convivirá pacíficamente con su homónimo. El respetable paternalismo de la Oficina de Marcas no logrará finalmente su cometido.

“Juan” decide retransmitir vía Internet un Canal de Televisión para Abonados (por ejemplo, el canal “TTT”, conocido canal deportivo de propiedad de una empresa nacional).

Este individuo decide retransmitir dicho canal a sabiendas o no, de que se trata de una actividad ilícita, penada por la ley de Derecho de Autor incluso con penas de prisión y penitenciaría.¹

Retransmitir este canal de una empresa nacional le daría un buen dinero pues vendería espacios publicitarios en su página web, a la que accederían miles de personas desde sus oficinas, desde el exterior, desde el interior del país, etc.

A esta web podrían acceder desde cualquier parte del mundo. Los uruguayos que residen por ejemplo, en Estados Unidos podrían acceder a los partidos transmitidos por “TTT” sin necesidad de contratar el servicio de “BBB” (el canal “hermano” de “TTT”, que transmite los mismos contenidos, pero para los Estados Unidos).

La comunidad uruguaya en Estados Unidos ya no necesita contratar el canal “BBB” para ver a su equipo favorito. Lo ve directamente desde Internet, lo ve incluso sin pagar un solo peso desde una plaza conectado a la red de WiFi pública.

¡Vaya daño le ocasiona a la empresa nacional dueña de de “TTT” y “BBB”!

¿Y qué puede hacer esta empresa al respecto?

El canal se retransmite por el sitio web www.miraelcanalporaca.com

El sitio web puede estar alojado en un servidor de Google, o en un servidor de GoDaddy (llamados hosts), o en cualquier otro servidor que se encuentre en Silicon Valley o vaya a saber uno en dónde, que provea este servicio de "hosting" o alojamiento.

Estas empresas, que proporcionan al usuario un “espacio” en donde crear y administrar su sitio web, tienen su domicilio en... quién sabe. En Estados Unidos quizás, en Australia o en Hong Kong. El asunto es que judicialmente, la empresa uruguaya difícilmente llegará a reclamar al hosting que dé de baja al sitio web infractor.

Por otra parte, se intenta localizar al dueño de ese sitio web. Su nombre no aparece en ninguna parte. De repente, realizando un minucioso trabajo se logra identificar a un individuo. Tenemos un nombre y un apellido. Y además, sabemos que vive en el Chaco argentino (se nos acaban las esperanzas). ¿Será que él es quien administra el sitio web? ¿Es el sitio web suyo o lo administra por encargo de otro? No lo sabemos, ni existe forma alguna de saberlo.

¿Cómo podría llegarse a subsanar aunque sea en una primera etapa este problema?

Quizás, incorporando alguna cláusula en un tratado internacional. Deberíamos proteger la industria nacional.

El trabajo de edición que realiza y en el que invierte gran cantidad de dinero la empresa nacional se encuentra protegido por la Ley de Derecho de Autor. Se reconoce su valor y su vigencia.

Debemos entonces encontrar un espacio, en colaboración con otras naciones, que nos permitan mediante una vía rápida, tomar acción contra estos modernos piratas.

Sabido es, que en los Estados Unidos, así como en otras naciones se ha legislado en protección de los hostings y que sería difícil imputarles cierta responsabilidad por los contenidos de los sitios que bajo su manto se amparan.

Pero sin dudas debería encararse un camino en el sentido de cuidar nuestra industria y nuestro derecho autoral en este ámbito.

El 24 de agosto ppdo. el Poder Ejecutivo firmó un decreto por el cual se prohíbe la fabricación, importación, venta, arriendo y puesta en circulación de equipos receptores satelitales identificados con las marcas AZBOX, AZAMERICA o LEXUSBOX.

Como es de conocimiento de todos, estos aparatos estaban siendo utilizados para bajar señales de TV que están destinadas exclusivamente a ser recibidas en régimen de TV para abonados.

Si bien estos aparatos tenían como finalidad una actividad lícita, con determinado software o codificación a los que se accede via internet (e incluso son facilitados por propios vendedores de los equipos), éstos le daban al usuario, acceso en forma gratuita e irrestricta a todos aquellos canales por los que las empresas de TV por abonados autorizados (entiéndase, empresas suministradoras de televisión por cable), deben pagar a los titulares de dichas señales.

De esta forma, al igual que en otros países de la región (como por ejemplo en Brasil), Uruguay pone fin a un estilo de competencia desleal en la cual incurrían quienes comercializaban este producto, cobrando por única vez al instalar los equipos mencionados y otorgándoles acceso a más canales que las propias empresas autorizadas por el Poder Ejecutivo; empresas que pagan por dicha autorización sumas muy importantes por concepto de canon al Estado.